探讨不可争议商标后续侵权及混淆问题的处理方

时间:2019-09-27

　　为维护商标权利状态的相对稳定， 鼓励商标权利人做大商标， 《商标法》第四十五条第一款规定了注册商标的可争议期限。然而， 因条文本身的疏漏， 使得争议期条款在一定程度上鼓励了恶意抢注行为的发生， 并且对于商标成为不可争议商标后的后续问题的处理， 法律也未作规定。笔者从商标注册人主观认识角度入手讨论对《商标法》争议期条款的完善， 并结合乔丹案， 探讨不可争议商标后续侵权及混淆问题的处理方式。

　　一、《商标法》争议期条款的适用范围

　　关于争议期条款的适用范围， 现行《商标法》第四十五条第一款[1]规定了注册商标在特定理由下的可争议期限。与《商标法》第三十三条对照来看， 《商标法》对于五年可争议期限的规定仅适用于因拒绝注册的相对理由而产生的注册商标争议， 而不包括基于拒绝注册的绝对理由而产生的注册商标争议， 这是首先需要明确的。

　　为何《商标法》第四十五条第一款会对争议理由进行这样的限制， 这需要从争议期条款存在的合理性说起。争议期条款的立法理念类似于民法中的诉讼时效规则， 也即， 从个体角度， 法律不保护在权利上睡眠的人；从经济秩序角度， 争议期条款也维护了注册商标的稳定性。

　　然而， 不同于民法的私法属性， 商标注册常常涉及公共利益。在法益权衡的过程中， 我们不难发现， 缺乏显着性的商标、具有功能性的商标动摇了注册商标的根本属性， 而《商标法》第十条所列情形则严重侵犯公共利益， 甚至可能产生政府间纠纷， 将拒绝注册的绝对理由排除在争议期条款的应用范围之外也在情理之中。

　　另外， 根据《商标法》第五十五条第二款以及第四十七条第一款， 现行《商标法》对撤销和无效进行了严格的区分。而在争议期条款中， 《商标法》第四十五条第一款明确规定， 五年的可争议期限仅适用于无效情形， 对于诸多可撤销情形而言 （例如商标的通用名称化） , 争议期条款并不适用。

　　综上， 对于争议期条款的适用要件， 可以作如下理解：1.基于拒绝注册的相对理由；2.自商标注册之日起五年内；3.异议人为在先权利人或利害关系人；4.仅适用于无效情形；5.针对恶意注册的情形， 驰名商标的所有人不受五年的时间限制。

　　二、《商标法》争议期条款存在的疏漏

　　争议期条款相关规定来源于《巴黎公约》第六条之二， 需要注意的是， 《巴黎公约》第六条之二的调整对象是驰名商标， 而我国的争议期条款针对的对象是所有的注册商标。很显然， 我国《商标法》的争议期条款在《巴黎公约》的基础上进行了一定的延伸和拓展， 《巴黎公约》并不反对这样的延伸和拓展， 此时需要讨论的是， 《商标法》对《巴黎公约》的改进是否是符合法理且合适的。

　　根据《商标法》第四十五条第一款规定， 第一， 除驰名商标外， 争议期的适用并不考虑商标注册人的主观状态；第二， 在期限计算上， 以商标注册日为准， 在先权利人或利害关系人知晓与否不作为考虑因素；第三， 一个商标成了不可争议商标并不代表这样的商标不存在侵权或混淆的可能， 我们仍然需要考虑后续问题的处理。

　　也就是说， 首先， 根据现行《商标法》的规定， 恶意抢注人只要谨小慎微度过最初的五年， 维持商标的使用但又不做大商标的知名度， 就有极大的可能性在在先权利人或利害关系人不知道也不应当知道的情况下获得一个不可争议商标。[2]这样的规定一方面变相鼓励恶意抢注行为的发生， 另一方面也与《商标法》第七条第一款规定的诚实信用原则相违背。其次， 不可争议商标是否意味着商标可以继续使用？还是说不可争议商标只是意味着禁用权？如果可以继续使用， 侵权及混淆问题该如何处理？如果只是禁用权， 不可争议商标侵犯在先权利就应当立即停止侵权， 而商标的价值恰恰在于使用， 不能使用的不可争议商标其意义又在哪里？关于这一问题， 笔者将在后文结合乔丹案进行具体阐述。

　　三、对《商标法》争议期条款的完善

　　（一） 商标注册人的主观状态

　　在上文的论述中我们已经明确， 争议期条款的立法目的主要有两方面：一是维持商标注册的相对稳定， 从而达到维护经济秩序的目的；二是督促在先权利人或利害关系人积极行使权利。与此同时， 我们又要防止投机者借争议期条款大肆进行恶意抢注， 因此， 法律需要规制的是注册人的恶意抢注行为， 商标注册人的主观状态无疑是非常重要的考量因素。

　　1、商标注册人善意

　　商标注册人善意， 即注册人在商标注册前不知道， 也不应当知道自己所申请注册的商标存在拒绝注册的相对理由， 而是本着诚实经营的目的进行商标注册。在此种情况下， 注册人尽到注意义务， 在主观方面没有瑕疵， 因此也不需要考虑恶意抢注的可能性及规制方法， 适用现在的争议期条款完全能够实现最初的立法目的。

　　需要特别讨论的是， 在商标注册人善意的情况下， 是否需要研究在先权利人或利害关系人对于侵权事实的主观认识情况。类比民法中的诉讼时效规则， 《商标法》规定的五年可争议期类似于民法中的二十年最长诉讼时效， 对于在先权利人或利害关系人的主观认识情况《商标法》不作考虑。这样的规定合适与否， 涉及法益权衡。商标权作为无形财产权， 其价值的稳定性远远不及有形财产。商标权一旦被宣告无效， 其价值随即丧失殆尽， 而有形财产的消亡通常是缓慢的， 其价值的稳定性也更高。如果法律不给予商标权一定的保障， 商标权将长期处在随时被无效的风险中， 商标权人长期经营所累积的商誉极有可能在一夜之间化为乌有， 这样的高风险将直接导致商标权人不愿意做大自己的商标， 这对于经济发展而言是极大的障碍。

　　至此， 需要厘清的有以下三点：一是商标权需要一定的稳定性；二是在先权利人或利害关系人需要有合理的主张权利的机会；三是善意注册人没有过错， 自然不需要为自己毫无过错的行为承担更多义务。

　　《商标法》将可争议期限确定为五年， 不考虑在先权利人或利害关系人对侵权事实的主观认识情况， 一方面提升了商标权的稳定性， 另一方面也给予了在先权利人或利害关系人一定的维权机会。需要承认的是， 这样的维权机会并不充分， 而善意注册人的商标权也并非一经注册就有绝对的稳定。从短期来看， 法律倾向于维护在先权利人或利害关系人的正当权益；从长期来看， 法律更倾向于维护商标权的稳定性。每一方的权利虽都受到一定程度的限制， 但从整体来看， 却实现了相对公平。因此， 笔者认为， 在商标注册人善意的情况下， 适用现在的争议期规则进行规制是合适的。

　　2、商标注册人恶意

　　商标注册人恶意， 即注册人在商标获得注册前知道或应当知道自己所申请注册的商标存在拒绝注册的相对理由， 注册人在申请时放任这种情况的存在， 侥幸获得注册， 在此种情况下， 注册人在主观方面有重大瑕疵。而《商标法》第四十五条第一款并未就商标注册人在申请时的主观情况进行细分， 同样赋予恶意注册的商标较强的稳定性， 这一点值得商榷。

　　需要强调的是， 并不是所有的在先权利人或利害关系人都能及时获知自己的合法权益受到侵害， 通常情况下， 判断在先权利人或利害关系人是否存在权利懈怠， 应当从在先权利人或利害关系人知道或应当知道自己的权益受侵害之日起计算期限， 而非从权益实际受侵害之日起计算期限。根据《商标法》第四十五条第一款， 争议期限的起算时间是商标注册之日， 也即通常的权益实际受侵害之日， 而不考虑在先权利人或利害关系人的知晓情况。在很多情况下， 在先权利人或利害关系人并不进行商业活动， 更不会定期进行商标检索， 在五年期内对侵权事实一无所知也在情理之中。上文提及， 为维护商标权的相对稳定， 鼓励善意注册人做大商标， 在部分牺牲在先权利人或利害关系人合法权益的情况下规定五年的商标可争议期限是可以接受的， 但对于恶意注册人而言， 为恶意注册人提供同样的强保护， 尤其以部分牺牲相对方的合法权益为代价， 这非常不合适。

　　笔者认为， 法律需要赋予善意注册的商标以较强的稳定性， 却无需为恶意注册的商标提供同样的稳定性。恶意注册人在申请时明知或应当知道自己的申请存在瑕疵， 在完全有能力更换所申请的商标， 避免权益侵害的情况下， 依然选择放任这样的瑕疵存在， 就应当为自己的恶意承担更多的责任。善意注册的商标由法律赋予较高的稳定性， 而恶意注册的商标， 其稳定性应当交由在先权利人或利害关系人决定。

　　依笔者的浅见， 较为合适的做法是， 若商标系恶意注册， 在先权利人或利害关系人自知道或应当知道权益受侵害之日起一定期限内， 可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。也就是说， 恶意注册的商标获得较强稳定性的前提是在先权利人或利害关系人的权利懈怠， 而非简单的注册满五年。

　　（二） 注册商标成为不可争议商标后的后续争议

　　商标成为不可争议商标意味着在先权利人或利害关系人失去了请求商标评审委员会宣告注册商标无效的机会， 但成为不可争议商标后， 后续侵权及混淆可能性争议该如何处理， 法律并没有明确规定， 这是当下亟待解决的问题。

　　1、后续侵权问题

　　以"乔丹"系列商标行政纠纷案为例。迈克尔·杰弗里·乔丹 （下称乔丹） 在最高人民法院行政再审案件[3]中推翻的只是乔丹体育股份有限公司 （下称乔丹体育） 的部分边缘商标， 乔丹体育在中国经营已久， 其核心商标因超过五年可争议期限而成为不可争议商标， 乔丹已无法通过无效程序进行维权。[4]值得注意的是， 虽然"乔丹"相关核心商标已成为不可争议商标， 但这些商标侵犯乔丹在先姓名权的侵权事实仍然存在， 这里就存在着不可争议商标与侵权认定间的矛盾。

　　为使问题更清晰， 可以作如下推演：根据知识产权法基本理论， 商标权是一项禁止权， [5]乔丹体育有权阻止他人在相同或类似商品上使用相同或近似商标， 至于乔丹体育作为商标权人是否有权使用"乔丹"系列商标则取决于《宪法》及其它法律的规定。现"乔丹"系列商标侵犯篮球明星乔丹的姓名权， 尽管"乔丹"系列商标已成为不可争议商标， 但根据《民法通则》第一百二十条关于侵犯姓名权的相关规定， 应当停止侵权。如此一来， 争议期条款失去了其存在的价值， 在先权利人完全可以通过民事程序规避《商标法》的五年期规定。

　　这一部分内容法律没有直接规定， 结合前文对于商标注册人主观状态的分析及对争议期条款的修改建议， 依笔者之浅见， 为寻求两方利益平衡， 当不可争议商标[6]与在先权利人的在先权利存在冲突， 从维护注册商标稳定性角度考虑， 比较可行的做法是， 规定在先权利人与商标权人之间存在权利的强制许可关系， [7]从维护在先权利人合法权益的角度， 商标权人需要支付在先权利人合理的许可费。

　　2、后续混淆问题

　　与后续侵权问题类似， 商标成为不可争议商标并不代表它不存在混淆的问题。存在瑕疵的不可争议商标同样可能使消费者对商品的原产地产生误认， 或者使消费者在该商标与在先注册商标或未注册驰名商标间产生混淆。《商标法》第十三条第二款和第三款、第十六条第一款以及第三十条所描述的情况未经及时处理都有可能成为不可争议商标存在混淆问题的原因。关于这一问题的处理思路， 首先， 我们需要确保不可争议商标在通常情况下能够维持注册及正常使用；其次， 在混淆问题的解决思路上， 可以考虑商标共存， 为在后注册的商标附加一定的区别性标识， 以防止消费者产生混淆。

　　四、结语

　　《商标法》规定争议期条款的立法目的是为维护经济秩序的稳定， 但因条文本身的疏漏， 使得争议期条款在一定程度上鼓励了恶意抢注行为的发生。为弥补条文漏洞， 真正使争议期条款发挥其价值， 笔者认为， 应当对商标注册人在注册时的主观状态进行区分讨论， 维持善意注册人的保护水平， 让恶意注册人承担更多的不确定风险。在后续问题的处理上， 以强制许可及许可费替代停止侵权的法律后果， 以附加区别性标识防止混淆的发生， 是更为稳妥且公平的解决方式。

　　注释
　　1《商标法》第45条第1款：已经注册的商标， 违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的， 自商标注册之日起五年内， 在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。对恶意注册的， 驰名商标所有人不受五年的时间限制。
　　2尤其在侵犯在先权利方面， 在先权利人既无经商的打算， 也自然不会定期进行商标检索。
　　3参见最高人民法院行政判决书 （2016） 最高法行再27号。
　　4蒋政：《乔丹体育被判商标侵权， 敲响知识产权警钟》， 载中国经营报2016年12月12日第42版。
　　5王迁着：《知识产权法教程 （第五版） 》， 中国人民大学出版社2016年版， 第8页。
　　6结合前文的论述及修改建议， 此处的"不可争议商标"主要可细分为两种：一是善意注册的商标经过五年期成为不可争议商标；二是恶意注册的商标因在先权利人的权利懈怠而成为不可争议商标。
　　7也即， 法律强制将在先权利人的在先权利许可给商标注册人进行商业利用。

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